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➡️ Vos marques de l’UE ou celles de vos clients seront-elles encore protégées au Royaume-Uni à partir de cette date ?
 

Marques, délais, procédures, conseils : on vous explique tout  dans l’infographie ci-dessous :

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En 2016, la société LIDL a diffusé une campagne de publicité désignée « Deux « J’aime ! » mais pas au même prix ». Le principe consistait à faite goûter par un comédien les produits de marque LIDL avec les produits équivalents de marques connues. Le comédien confirmait aimer les produits de la même façon (puisque l’intonation du « j’aime » était identique), et la publicité se terminait sur une mise en avance du prix réduit des produits LIDL.

La société ITM Alimentaire International, en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution alimentaire du Groupement des Mousquetaires et notamment de la marque Intermarché, a diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos s’inspirant des publicités de LIDL de manière humoristique et se terminant par la phrase, « quand LIDL fait tester ses produits par des comédiens, chez Intermarché c’est vous qui testez ».

L’affaire avait fait l’objet d’une médiatisation (https://www.challenges.fr/entreprise/grande-conso/pourquoi-carrefour-attaque-lidl-en-justice_454537).

LIDL a pris l’initiative d’assigner ITM devant le Tribunal de commerce de Paris pour obtenir le retrait des vidéos litigieuses diffusées sur les réseaux sociaux, et a obtenu gain de cause.

Saisie d’un recours, la Cour d’appel a statué principalement sur deux questions : la licéité des publicités de LIDL (1) et les caractères dénigrant et trompeur des vidéos diffusées par ITM (2).

1. Les publicités de LIDL et la publicité comparative

A titre reconventionnel, ITM considérait que les publicités de LIDL constituaient une publicité comparative illicite puisqu’elles portaient sur une comparaison gustative, par nature subjective.
 

L’article L. 122-1 du Code de la consommation prévoit que « toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :
1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. »
 

En raison de l’exigence d’objectivité, la jurisprudence juge classiquement qu’ « il est donc exclu qu’elle porte sur des caractéristiques du produit qui relèvent de l’appréciation personnelle, comme le goût, l’odeur, l’esthétisme, invérifiables par le consommateur » (CA Versailles, 19 Septembre 2013, n° 12/07604).
 

Dans les publicités de LIDL, il était sous-entendu (mais de façon évidente) que les produits avaient le même goût puisque la personne essayant successivement les produits comparés prononçait un « j’aime » de façon identique.
 

La Cour d’appel rappelle la règle selon laquelle « l’introduction du goût comme critère de comparaison des produits constitue en effet un élément subjectif invérifiable par le consommateur. Cette appréciation subjective exclut toute comparaison objective. »
 

Or, en considérant les produits comme équivalents à travers la réaction du comédien, la publicité de LIDL fait porter la comparaison implicitement mais nécessairement sur le goût, ce qui n’est pas admissible dans le cadre d’une publicité comparative.
 

La publicité de LIDL est donc considérée comme illicite.
 

Il faut relever que l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) avait émis un avis favorable sur cette publicité mais cet avis est, selon la Cour, sans incidence sur la licéité de la publicité comparative.
 

Le préjudice moral subi par ITM est évalué à 50.000 € compte tenu de l’ampleur de la diffusion de la publicité et notamment des 15 millions d’euros engagés par LIDL pour cette campagne.

2. Les vidéos de ITM : dénigrement et caractère trompeur

LIDL demandait le retrait des publicités diffusées par ITM sur le fondement du dénigrement (article 1240 du code civil). Selon la définition classique en jurisprudence, le dénigrement  « consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer profit » (CA Lyon, 7 novembre 2019, n° 16/0549).

La Cour d’appel reproche à ITM d’avoir repris les éléments des publicités de LIDL, en détaillant en particulier une des publicités : « En particulier s’agissant de sa vidéo publicitaire portant sur le café de marque Grand-mère et le café de marque LIDL, ITM met en scène, comme la publicité X, un homme moustachu habillé d’une chemise rouge à fleurs assis à une table sur laquelle sont posées deux tasses à café, une femme portant la même chemise lui faisant face; le spot reprend les prix de chacun des cafés qui apparaissent à l’écran : 5,56 euros pour le café Grand-mère et 3,37 euros pour le café de marque LIDL comme ceux figurant dans la publicité LIDL ainsi que le même jeu des acteurs à la différence que, lorsque l’homme goûte le café de la marque LIDL ainsi qu’il résulte du positionnement du prix, il répète à plusieurs reprises ‘J’aime’ avec différentes intonations jusqu’à ce qu’intervienne un homme dont on comprend qu’il est le réalisateur de la publicité, lui imposant de faire preuve de conviction dans son affirmation, le spot s’achevant par le message sonore : ‘quand LIDL fait tester ses produits par des comédiens, chez Intermarché c’est vous qui testez’. »

ITM soutenait principalement que les publicités visaient à dénoncer de manière humoristique une publicité comparative illicite en reprenant les codes de cette publicité. ITM invoquait également le caractère parodique des vidéos, par analogie avec l’exception de parodie prévue en droit d’auteur.

La Cour d’appel ne suit pas l’argumentation d’ITM car les vidéos « ternissent l’image des produits de la marque en laissant penser aux consommateurs que ceux-ci ne sont pas aussi bons que ceux des marques nationales » en dépit de leur caractère humoristique.

Les vidéos sont également condamnées sur le fondement du caractère trompeur car elles laissaient entendre que les comparaisons réalisées par LIDL ne reposaient pas sur de vrais tests auprès de consommateurs.

Or, LIDL a justifié avoir réalisé de véritables études auprès de consommateurs et ITM n’établit pas la preuve contraire par l’article de presse qu’elle produit faisant état de soupçons de traitement fictif des études commandées.

En revanche, le grief de parasitisme n’est pas retenu contre les spots diffusées par ITM, d’une part, en raison de leur caractère parodique (« en parodiant la campagne de LIDL dans le but de mettre en évidence le mécanisme purement subjectif d’une comparaison du goût des produits sur un mode burlesque en mettant l’accent sur le jeu des comédiens, ITM n’a pas cherché à s’approprier indûment le bénéfice de cette publicité »), et, d’autre part, en raison de la courte durée de leur diffusion (treize jours).

Au niveau du préjudice, la perte d’image et le préjudice moral subis par LIDL sont évalués à 40.000 €. La publicité de la décision n’est, en revanche, pas accordée.

En conclusion, LIDL qui est à l’initiative de l’action obtient gain de cause plusieurs années après la diffusion des vidéos, mais se voit condamnée pour publicité comparative illicite à une somme plus importante que celle obtenue pour ses propres demandes.

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Selon la presse spécialisée, « ce premier changement en apparence mineur affectera 1,8 milliard d’utilisateurs à travers le monde. On estime qu’à l’heure actuelle, Gmail détient 43 % du marché de la messagerie électronique » (https://www.frandroid.com/android/applications/google-apps/769329_gmail-google-tease-un-nouveau-logo).

Ce changement de logo est l’occasion de présenter succinctement l’historique de la stratégie de dépôt de marque de GOOGLE pour sa messagerie phare.

1. La première étape : le dépôt de la marque verbale GMAIL (2004)

GOOGLE a tout d’abord déposé la marque verbale GMAIL aux Etats-Unis le 7 avril 2004 (https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=78398233&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch). Il est intéressant de relever que la marque n’a été déposée que pour les services de courrier électroniques (Electronic mail services) en classe 38.

La marque a ensuite été étendue dans de nombreux pays à travers le monde.

GOOGLE a notamment essayé de déposer une marque communautaire  mais trois oppositions ont été déposés devant l’OHMI, notamment sur la base d’une marque allemande antérieure en classe 38 (https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/300256973/DE), d’un droit non-enregistrée exploité au Royaume-Uni, et d’une marque communautaire G-MAIL en classe 38 (elle-même objet d’une opposition sur la base de la marque allemande précitée).

Le 26 février 2008, la chambre de recours de l’OHMI a confirmé le bien-fondé de l’opposition sur la base de la marque allemande  (décision R 252/2007-2) et rejeté la demande de marque de GOOGLE.

Suite à cette décision, GOOGLE a finalement retiré sa demande de marque communautaire en avril 2008. Comme l’opposition n’était fondée que sur une marque allemande, GOOGLE a ensuite transformé sa demande de marque communautaire en marques nationales dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne sauf en Allemagne.

2. La deuxième étape : le dépôt semi-figuratif (2007)

Pour essayer de contourner ses déboires concernant sa marque verbale, GOOGLE a déposé en Union Européenne, le 13 février 2007, la demande de marque communautaire semi-figurative  en classes 9, 38 et 42 (https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005685136).

Le titulaire de la marque allemande  a de nouveau formé opposition (en invoquant également une marque allemande verbale G-MAIL). Par décision du 8 septembre 2010, la chambre de recours a confirmé le bien-fondé de l’opposition en raison du risque de confusion entre les signes (décision R 342/2010-4).

Selon les éléments accessibles sur la base de l’EUIPO, un accord a finalement été conclu entre les parties début 2012, ce qui a permis l’enregistrement de la marque communautaire .

Suite à cet accord, la marque semi-figurative a été déposée aux Etats-Unis puis dans de nombreux pays à travers le monde.

3. La troisième étape : le logo  (2011)

Retour aux Etats-Unis où GOOGLE a déposé, le 19 avril 2011, une marque figurative sur le nouveau logo de sa messagerie représentant une enveloppe formant un M.

Deux éléments sont intéressants dans ces dépôts :

• Le libellé est à nouveau très limité : « Electronic mail services for data and voice; instant messaging services; provision of video conferencing services [; text messaging services]” (classe 38)
• Le logo n’est pas déposé avec le M en couleur rouge (tel qu’exploité) mais en noir et blanc. Ce choix permet à GOOGLE d’obtenir un champ de protection plus large du logo, indépendamment de la couleur du M.

La marque a ensuite été étendue dans de nombreux pays, soit par des dépôts nationaux directs, soit par le biais du dépôt international n° 1064622. GOOGLE n’a rencontré aucun problème majeur pour ce dépôt qui a été enregistré en Union Européenne sans difficultés.

4. La quatrième étape : le nouveau logo (2020)

GOOGLE a déposé, le 5 octobre 2020, la demande de marque  aux Etats-Unis (https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=90234979&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch) pour des produits et services limités : « Downloadable computer software for providing electronic mail services » (classe 9) et « Electronic mail services » (classe 38). GOOGLE a donc attendu la veille du lancement de son logo pour déposer sa demande de marque.

La demande n’a à ce jour été étendue qu’en Argentine et au Chili, pays qui ne peuvent pas être désignés par un dépôt international.

Le lecteur non-spécialiste du droit des marques pourrait être surpris que le nouveau logo soit lancé en Europe sans y être protégé. Or, il n’y a rien d’étonnant puisque l’article 4 de la Convention d’Union de Paris permet à tout déposant de bénéficier d’un droit de priorité de six mois pour étendre sa marque à l’étranger en bénéficiant de la date initiale. GOOGLE dispose donc d’un délai jusqu’au 5 avril 2021 pour protéger son nouveau logo à l’étranger en bénéficiant de la date du 5 octobre 2020.

En conclusion, ce rapide historique des dépôts de GOOGLE concernant GMAIL permet de tirer certains enseignements :
 

• Lorsqu’un dépôt est envisagé dans de nombreux pays, il est extrêmement difficile d’éviter des droits antérieurs dans un ou plusieurs pays (ici, le dépôt antérieur en Allemagne a causé des problèmes à Google pendant des années)

• Le choix d’un signe semi-figuratif peut limiter les risques de conflit par rapport aux droits antérieurs (même si cela n’a pas réellement fonctionné pour GOOGLE avec le signe )

• Il n’est pas nécessaire d’avoir un libellé trop large lorsque le produit ou le service est spécifique. Ainsi, le dernier logo de GMAIL qui sera sans doute une des marques les plus connues très rapidement n’est protégé que pour les Downloadable computer software for providing electronic mail services » (classe 9) et « Electronic mail services » (classe 38).

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LEGO : 18 actions en nullité de dessins et modèles gagnées contre le même déposant en juin 2020

Je relate souvent des décisions sur ce phénomène de détournement de la propriété intellectuelle lorsque des contrefacteurs en puissance déposent désormais des marques ou des dessins et modèles sur leurs produits contrefaisants (https://www.village-justice.com/articles/propriete-intellectuelle-detournee-protection-des-contrefacteurs-mauvaise-foi,32031.html).
 

En juin 2020, la société LEGO a obtenu pas moins de 18 décisions de nullité contre des copies grossières de personnages ou d’accessoires LEGO. Tous ces modèles annulés ont été déposés par une même société bulgare.
 

La procédure devant l’EUIPO étant administrative, les remboursements de taxes et de frais d’avocats sont plafonnés (ici, LEGO reçoit à chaque fois environ 750 €  alors que les frais engagés sont bien plus importants).
 

Ce phénomène devient de plus en plus inquiétant, et il faudra, dans le cadre de la réforme des dessins et modèles, trouver des moyens juridiques pour le contrer.

La marque VOYAGER est valable pour désigner des montres (CA Paris, 29 juin 2020)

La société LOUIS VUITTON MALLETIER a déposé la marque verbale VOYAGER pour des Montres, mouvements d’horlogerie.

L’INPI avait refusé d’enregistrer la marque pour défaut de caractère distinctif. Saisie d’un recours, la Cour d’appel annule la décision de l’INPI et confirme la validité de la marque :
 

« Dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé des montres et des mouvements d’horlogerie, le terme VOYAGER sera certes évocateur d’une action de voyager, ou lui suggérera l’idée de voyages, mais il n’existe pas pour autant de point de contact direct entre ce signe et le produits dont s’agit ».
 

Cet arrêt permet de rappeler qu’un terme du langage courant ou évocateur peut constituer une marque valable dès lors qu’il n’y a pas de lien immédiat avec les produits ou services en cause.

Klinsmann contre Panini (EUIPO, 13 juillet 2020)
 

Un post qui rappelle des souvenirs footballistiques de jeunesse : l’ancien buteur international allemand Jürgen Klinsmann a attaqué en révocation pour non-exploitation 3 marques figuratives de retournés déposées par la société PANINI, éditrice des fameux albums éponymes.
 

Les marques avaient été déposées pour de nombreux produits et services en classes 9, 16, 18, 25, 28 et 42. Or, l’exploitation des marques n’a pu être prouvée que pour des cartes et des sacs à dos. Les marques sont donc révoquées pour près de 90% des produits et services déposés.
 

Les trois décisions n’ont pas un intérêt juridique important mais elles rappellent que Jürgen Klinsmann attaque toujours autant avec succès !

Kung Fu Panda en droit des marques (CA Paris, 10 juillet 2020)

Le titulaire d’une marque figurative représentant un panda a formé opposition contre une demande de marque semi-figurative représentant un emballage avec un panda, pour des produits alimentaires identiques en classe 30.
 

L’INPI avait fait droit à l’opposition mais la Cour d’appel annule cette décision au regard de l’absence de risque de confusion entre les signes.
 

La Cour relève que phonétiquement, le signe opposé se prononcerait JOYCO alors qu’à défaut d’élément verbal la marque antérieure serait appelée « Panda ». Surtout, d’un point de vue intellectuel, les signes diffèrent car « la marque antérieure est une représentation anthropomorphique visant à humaniser l’animal dans un style manga avec la tête disproportionnée par rapport au corps, alors que celui de la marque contestée correspond à une représentation plus réaliste de l’animal qui figure au sein d’un conditionnement transparent resserré en son centre, cette différence sur le plan intellectuel étant importante, la société Orkla ne pouvant revendiquer une protection que sur la forme particulière de son panda radicalement distincte de celle du signe contesté. »

GIBSON : la marque 3D sauvée par son logo (EUIPO, BoA, 4 août 2020)

Le célèbre fabricant de guitare a déposé une marque 3D  sur une guitare avec le nom GIBSON figurant en petits caractère sur la tête de la guitare.
 

La forme de la guitare ne présentait aucune particularité par rapport aux normes du secteur et aurait été refusée sans l’élément verbal GIBSON. Tout le débat était donc de déterminer si la présence de GIBSON suffisait à rendre la marque distinctive.
 

Se fondant explicitement sur la CP9 relative aux marques 3D, le chambre des recours considère la marque valable malgré le caractère très discret de l’élément verbal par rapport à l’élément graphique. En effet, dans le domaine spécifique des guitares, le consommateur va être attentif sur l’origine du produit et porter son attention sur cet élément verbal : « Guitars are highly sophisticated products, often crafted by hand, and the manufacturers who made them are a very important parameter when choosing one. Therefore, this name is what the average amateur guitar buyer would, according to common sense, look for in order to distinguish one make from another, before spending so much money. Due to the cost of a guitar, the relevant public will take time before purchasing and will certainly perceive the ‘Gibson’ logo on the guitar’s headstock »

Il s’agit d’une décision d’espèce applicable aux guitares mais qui pourrait être transposée à d’autres produits onéreux (montres, parfums, voitures).

Espelette : une décision pimentée sur l’atteinte au nom d’une commune (INPI, 29 juillet 2020)

La commune d’Espelette a formé opposition contre la demande de marque ESPELETTE ESPRIT DE PARFUM CHRISTIAN LOUIS LOUIS MAITRE PARFUMEUR PARIS en classes 3 (parfums), 16 (produits de l’imprimerie) et 42. L’opposition est fondée uniquement sur l’atteinte au nom, à l’image et/ou à la renommée de la collectivité territoriale (art. L. 711-4 h du Code de la propriété intellectuelle).
 

Or, l’INPI rappelle que ce texte n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics
 

Ici l’opposition est rejetée car la commune «  n’a pas démontré en quoi le dépôt de la demande d’enregistrement, pour les produits et services qu’elle désigne, engendrerait un risque de confusion avec ses propres attributions ou serait de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. Qu’en particulier, il n’est pas davantage démontré en quoi le dépôt de la marque pour les produits précités galvauderait l’image de produits de terroir et de qualité liée au nom Espelette, comme l’affirme l’opposante. »
 
 
Jérôme TASSI

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L’opposition a été rejetée notamment car les éléments de preuve fournis étaient insuffisants pour établir l’usage sérieux de la marque française tridimensionnelle antérieure. La chambre de recours a également rejeté le recours.
L’arrêt est important en ce qu’il permet de préciser l’incidence de la description réalisée par le titulaire lors du dépôt de la demande (description qui est facultative).

Ici, le dépôt de la marque 3D française antérieure était accompagné de la description suivante : «  La marque se compose d’une bouteille telle que représentée ci-dessus, à l’intérieur de laquelle un brin d’herbe est placé en position quasi diagonale dans le corps de la bouteille ». Or, à la seule observation visuelle du signe, il est loin d’être évident qu’il s’agisse d’un brin d’herbe à l’intérieur de la bouteille.

La Cour apporte d’utiles précisions sur le rôle de cette description.

En droit, elle précise que « la représentation de la marque, qui doit être claire et précise, définit l’objet de la protection conférée par l’enregistrement. En outre, la description, qui peut éventuellement accompagner la représentation, doit concorder avec celle-ci, telle qu’enregistrée, et ne saurait étendre le champ d’application de la marque ainsi défini. Cette exigence de concordance d’une éventuelle description avec la représentation est donc un corollaire de l’exigence de clarté et de précision de la représentation qui définit l’objet de la protection. ». En résumé, la description ne saurait élargir la portée de la protection du signe.

De plus, la Cour rappelle le principe de non-protection des idées appliqué au droit des marques : « la réglementation sur les marques ne permet pas la protection d’un concept ou d’une idée, mais uniquement d’une expression concrète d’un concept ou d’une idée, telle qu’incorporée dans le signe et définie par la représentation dudit signe. »

En l’espèce, la Cour approuve l’objet de la protection de la marque antérieure par la chambre de recours, à savoir que la marque antérieure vise uniquement « une bouteille de forme commune sur laquelle apparaît une ligne droite qui part en diagonale du côté gauche de la bouteille, démarrant juste sous le goulot, vers le bord inférieur de la bouteille », mais non, comme l’allègue la requérante, un brin d’herbe. »

La Cour note que la marque antérieure ne permet pas de considérer qu’un brin d’herbe serait contenu dans la bouteille : « que seule une représentation plus réaliste du brin d’herbe, ou la véritable image d’un brin d’herbe placé à l’intérieur d’une bouteille, aurait pu déterminer clairement et précisément la présence d’un brin d’herbe dans cette marque, ce qui, par ailleurs, aurait pu être confirmé par la description de celle-ci, qui aurait alors concordé avec la représentation »

En conclusion, il faut être attentif à la rédaction de la description qui doit être conforme à la représentation du signe. Cependant, la description ne peut pas servir à élargir la portée du signe tel que déposé.

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Dans cette affaire, l’historique est le suivant:
 

• une société Y est créée en 2006.
• M. X dépose la marque LED POWER en 2007 en classe 11 notamment pour des lampes.
• M. X entre au capital social de la société Y en 2008 et la société Y prend la dénomination sociale LEDPOWER en 2010.

Aucun accord de licence n’a été signé mais M. Y a autorisé tacitement la société à utiliser la marque comme dénomination sociale et comme nom de domaine.
 

Un pacte d’actionnaires a cependant été signé selon lequel : « Les dirigeants s’engagent à faire en sorte que la société possède à tout moment un droit valable, soit à travers la propriété ou la copropriété, soit à travers une licence, à l’utilisation de tous les droits de propriété littéraire et artistique ou industrielle en ce compris notamment, les logiciels, dessins ou modèles, brevets, savoir-faire, marques, noms de domaine ou noms commerciaux qu’elle utilise dans le cadre de son exploitation courante ou qui seraient nécessaires au développement de ses activités ».
 

En 2012, M. X est relevé de ses fonctions de président de la société et il est licencié.
 

La société LED POWER ayant continué à utiliser ce signe, M. X agit en contrefaçon.
 

L’arrêt est intéressant sur trois questions juridiques.
 

Premièrement, la Cour d’appel juge que le pacte d’actionnaire ne vaut pas transfert de la marque. En effet, la société savait qu’elle ne bénéficiait que d’une licence tacite sur la marque, et ne pouvait se prévaloir d’aucun droit de propriété. Selon la Cour, « Il ne revient pas à la cour d’ordonner un transfert de la marque, un manquement de M. X à son engagement de transfert, qui n’était qu’un engagement de faire, ne pouvant conduire à ce transfert lui-même. ».  Cette analyse parait fondée puisque le pacte prévoyait l’hypothèse de la licence et ne peut constituer une cession valable à défaut d’obligations précises en ce sens.

Deuxièmement, la société Y soulevait la nullité de la marque LED POWER pour défaut de caractère distinctif. La demande est rejetée par la Cour d’appel qui considère que l’association des termes LED et POWER n’est pas, dans le langage courant ou professionnel, exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelles des produits en cause et que cette combinaison de termes ne sert pas non plus à désigner une caractéristique de ces produits. Le rejet de la marque par l’OHMI est écarté par la Cour puisque les règles applicables ne sont pas les mêmes. Le consommateur de langue anglaise aura certainement une perception différente de celle du consommateur français.

Troisièmement, la Cour considère que la poursuite de l’utilisation de la marque au-delà d’un préavis d’une année constitue une contrefaçon. Ce préavis a été fixé judiciairement puisque M. X a manifesté sa volonté de mettre fin à la licence en assignant. La société Y ayant mis près de 3 ans à cesser l’utilisation de la marque, elle est condamnée à verser 80.000 €.

Du point de vue d’une société, il faut donc être vigilant dans l’hypothèse où la marque exploitée appartient à un dirigeant. Il faut au minimum prévoir une licence avec un préavis assez long pour changer les signes distinctifs utilisés par la société.

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Puma contre cochon volant (EUIPO, 29 avril 2020)
 

La société PUMA défend régulièrement sa marque figurative contre toutes sortes de marques reprenant le concept d’un animal bondissant pour désigner des vêtements. Habituellement, ce sont d’autres félins mais il y a parfois des animaux étonnants !
 

Dans une affaire précédente, elle s’était opposée à un animal bondissant décrit ainsi : « la marque demandée pouvant ressembler à des parties de différents animaux : « la queue d’une baleine (ou d’un poisson), les pattes d’un kangourou ou d’une biche, les cornes d’une chèvre, le nez d’un dauphin, l’œil d’un dauphin de Risso et même une silhouette semblable à celle d’un lapin » (TUE, 25 février 2016, T-692/14)
 

Dans cette affaire, c’est à un « cochon bondissant » que le puma s’affrontait. Comme dans le monde animal, le puma l’emporte sur le terrain juridique, la division d’opposition ayant considéré que le cochon portait atteinte à la renommée de la marque antérieure.

Du Audiard en dessins et modèles (EUIPO, 7 mai 2020)

De manière a priori paradoxale, les contrefacteurs cherchent de plus en plus à se protéger par le droit de la propriété intellectuelle. C’est une tendance lourde depuis quelques mois (https://www.orisavocats.com/propriete-intellectuelle-detournee-recherche-de-protection-contrefacteurs-de-mauvaise-foi/).
 

La société LEGO en fait régulièrement les frais et doit agir en nullité contre des dessins et modèles qui sont des contrefaçons grossières.
 

Ici, un dessin et modèle a été déposé par une société bulgare (mais des signes chinois sont présents sur le packaging). Ce dessin et modèle est annulé compte tenu d’un packaging quasi-identique divulgué antérieurement.
 

En l’absence de contrôle de l’EUIPO en matière de dessins et modèles, les titulaires doivent être très vigilants contre ces dépôts aberrants.

Leonard de Vinci à l’honneur (CA Paris et EUIPO 15 mai 2020)

Hasard du calendrier : deux décisions relatives au célèbre artiste italien ont été rendues le même jour par la Cour d’appel de Paris et l’EUIPO. La Cour d’appel de Paris a considéré que seule la demande contestée DaVinci faisait référence à l’artiste, excluant ainsi le risque de confusion, alors que l’EUIPO s’est concentré sur la partie du public qui ne verrait pas une référence à l’artiste dans les deux marques et conclut au risque de confusion.
 

Pour plus de détails : https://www.orisavocats.com/leonard-de-vinci-a-lhonneur-ca-paris-et-euipo-15-mai-2020/

Le BAT-logo est bien une marque (EUIPO, 21 mai 2020)

BATMAN est un super-héros de fiction appartenant à l’univers de DC Comics. Il est connu notamment pour son logo en forme de chauve-souris qu’il porte sur son costume ?
 

Une société italienne a formé une demande en nullité contre la marque constituée de ce logo pour désigner pour les costumes, masques et chapeaux. Selon elle, la marque ne serait pas une indication d’origine car elle se réfère au personnage notoire de BATMAN, ce qui empêcherait sa protection.
 

Cet argument est logiquement rejeté par l’EUIPO : The fact that the ‘bat logo’ is well known by the public cannot constitute the basis for a claim of non-distinctiveness. As pointed out by the proprietor, it cannot be justifiably claimed that the repute of a name may constitute a barrier to the registrability of a sign.”.
 

La marque n’est en outre pas descriptive des produits en cause et n’a pas qu’une fonction décorative.

Pas de Vacances Romaines pour l’imitation de Vespa (EUIPO, 18 mai 2020)
 

Icône de la dolce vita italienne, le Vespa est un des scooters le plus vendus au monde depuis 1946. Il n’est pas étonnant qu’il existe de nombreuses contrefaçons de ce modèle emblématique.
 

Récemment, un particulier chinois a déposé un dessin et modèle communautaire sur un modèle de scooter quasi-identique à un des modèles Vespa Primavera. PIAGGIO a donc agi en nullité contre ce modèle, avec succès. L’EUIPO a notamment relevé que la liberté du designer en matière de scooters était importante et que le modèle du Vespa est arbitraire et ne répond pas à des contraintes techniques. La reprise de l’ensemble des caractéristiques du modèle de Vespa entraine logiquement la nullité du dessin et modèle.
 

Cette décision illustre à nouveau le phénomène de détournement de la propriété intellectuelle par des contrefacteurs qui essaient d’obtenir des protections sur des copies. Cela est simple en dessins et modèles puisqu’il n’y a pas de contrôle de l’EUIPO.

Ciao Ciao King (EUIPO, 2 juin 2020)

La marque Ciao Ciao king pour des produits du tabac a fait l’objet d’une opposition sur la base de l’atteinte à la renommée de la marque Coca-Cola. L’EUIPO confirme d’abord ses décisions antérieures à savoir que Coca-Cola est une marque de renommée pour les boissons.
 

Les signes sont considérés comme similaires, notamment en raison de la reprise du graphisme particulier de la marque antérieure qui fait partie intégrante de du caractère iconique de la marque Coca-Cola.
 

L’usage de la demande de marque pour du tabac porterait atteinte à la réputation de la marque antérieure car cela ruinerait les efforts d’image de la marque antérieure pour « un mode de vie sain et de bien-être » (sic) : « it is clear that the opponent’s earlier trade mark is highly reputed for soft drinks, goods with respect to which health-related considerations are heavily influencing the consumer’s choice and preferences. In response to these trends, the opponent has undertaken particular measures by, inter alia, proliferating its product portfolio with healthier and diet-friendlier product lines. In contrast, the contested goods are intrinsically linked with very different values. Smoking tobacco is universally considered to be an extremely unhealthy habit.”

« Achetez en magasin au prix du web » : pas de parasitisme pour une communication banale (CA Riom, 10 juin 2020)

Deux sociétés spécialisées dans les motos avaient utilisé ce slogan (ou des variantes) quasi-simultanément dans le cadre de publicités. Celle qui revendiquait la première utilisation a attaqué l’autre pour parasitisme.
 

Le Tribunal de commerce avait retenu le parasitisme et prononcé 50.000 € de condamnation. La Cour d’appel fait une appréciation plus juste des faits en retenant qu’à supposer que la demanderesse soit la « créatrice » de cette pratique commerciale (ce qui était loin d’être certain), elle ne rapporte pas la preuve des investissements qu’elle aurait réalisés pour créer cette pratique publicitaire, et encore moins d’une quelconque notoriété. Or, ce sont des conditions sine qua none du parasitisme qui « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion » (Cass. Com, 9 juin 2015).
 

Ainsi, chaque société était en droit d’utiliser cette communication banale en application de la liberté du commerce et de l’industrie qui est le principe à défaut de droit de propriété intellectuelle (ce slogan ne pouvant pas être protégé par une marque).

La marque “Black and White” pour les crèmes, lotions et déodorants est valable (EUIPO, 23 juin 2020)
 

La marque NIVEA aime les couleurs : outre son bleu, elle exploite également une gamme « Black and White », notamment pour un déodorant anti-traces.  Cette marque est attaquée en nullité par un concurrent.
 

Les arguments fondés sur la descriptivité sont rejetés car le signe « Black and White » ne peut raisonnablement décrire ni la couleur de ces produits ni le public visé en fonction de la teinte de la peau. De plus, le demandeur n’a pas démontre que l’expression était usuelle à la date de dépôt . L’EUIPO en déduit que « les termes « Black and White » peuvent faire partie d’un discours plus général d’arguments de vente mais en tant que tels, ils peuvent fonctionner comme indication d’origine même s’ils sont devenus allusifs avec le temps. ».
 

Le défaut caractère distinctif est également rejeté : bien que l’expression « Black and White» ne présente pas, un caractère inhabituel, elle « nécessite un effort d’interprétation qui le rend distinctif. Par conséquent la marque « Black and White » est susceptible d’indiquer au public pertinent l’origine commerciale des produits en cause. »

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En l’espèce, l’INPI écarte tous les arguments invoqués par la commune d’Espelette :

• Elle n’établit pas que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée relèveraient de ses compétences d’attribution ;

• Elle ne démontre pas non plus exercer des activités dans les secteurs concernés par les produits et services visés dans la demande ;

• Elle n’établit pas qu’elle jouisse d’une renommée particulière pour l’élaboration et/ou la commercialisation de ces produits et services;

 

• La seule référence à l’AOP « piment d’Espelette » ne saurait démontrer une renommée de la commune d’Espelette au regard des produits et services en présence qui n’apparaissent pas présenter de lien avec ce produit alimentaire ;

En conclusion, l’INPI rejette l’opposition : « il résulte de ce qui précède que l’opposante n’a pas démontré en quoi le dépôt de la demande d’enregistrement, pour les produits et services qu’elle désigne, engendrerait un risque de confusion avec ses propres attributions ou serait de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. Qu’en particulier, il n’est pas davantage démontré en quoi le dépôt de la marque pour les produits précités galvauderait l’image de produits de terroir et de qualité liée au nom Espelette, comme l’affirme l’opposante. »

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ORIS remercie ses clients dans ce secteur qui a été particulièrement touché par la crise sanitaire.

Le classement peut être téléchargé ici.

Jérôme TASSI accompagne depuis plusieurs années des producteurs de vins et spiritueux notamment en Corse, Vallée du Rhône, Provence, Languedoc-Roussillon et dans la région bordelaise.

Il intervient notamment dans les domaines suivants:

– protection des marques en France et à l’international

– réglementation viticole notamment concernant l’étiquettage

– publicité pour les alcools

– distribution des vins et spiritueux

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