Selon la presse spécialisée, « ce premier changement en apparence mineur affectera 1,8 milliard d’utilisateurs à travers le monde. On estime qu’à l’heure actuelle, Gmail détient 43 % du marché de la messagerie électronique » (https://www.frandroid.com/android/applications/google-apps/769329_gmail-google-tease-un-nouveau-logo).

Ce changement de logo est l’occasion de présenter succinctement l’historique de la stratégie de dépôt de marque de GOOGLE pour sa messagerie phare.

1. La première étape : le dépôt de la marque verbale GMAIL (2004)

GOOGLE a tout d’abord déposé la marque verbale GMAIL aux Etats-Unis le 7 avril 2004 (https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=78398233&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch). Il est intéressant de relever que la marque n’a été déposée que pour les services de courrier électroniques (Electronic mail services) en classe 38.

La marque a ensuite été étendue dans de nombreux pays à travers le monde.

GOOGLE a notamment essayé de déposer une marque communautaire  mais trois oppositions ont été déposés devant l’OHMI, notamment sur la base d’une marque allemande antérieure en classe 38 (https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/300256973/DE), d’un droit non-enregistrée exploité au Royaume-Uni, et d’une marque communautaire G-MAIL en classe 38 (elle-même objet d’une opposition sur la base de la marque allemande précitée).

Le 26 février 2008, la chambre de recours de l’OHMI a confirmé le bien-fondé de l’opposition sur la base de la marque allemande  (décision R 252/2007-2) et rejeté la demande de marque de GOOGLE.

Suite à cette décision, GOOGLE a finalement retiré sa demande de marque communautaire en avril 2008. Comme l’opposition n’était fondée que sur une marque allemande, GOOGLE a ensuite transformé sa demande de marque communautaire en marques nationales dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne sauf en Allemagne.

2. La deuxième étape : le dépôt semi-figuratif (2007)

Pour essayer de contourner ses déboires concernant sa marque verbale, GOOGLE a déposé en Union Européenne, le 13 février 2007, la demande de marque communautaire semi-figurative  en classes 9, 38 et 42 (https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005685136).

Le titulaire de la marque allemande  a de nouveau formé opposition (en invoquant également une marque allemande verbale G-MAIL). Par décision du 8 septembre 2010, la chambre de recours a confirmé le bien-fondé de l’opposition en raison du risque de confusion entre les signes (décision R 342/2010-4).

Selon les éléments accessibles sur la base de l’EUIPO, un accord a finalement été conclu entre les parties début 2012, ce qui a permis l’enregistrement de la marque communautaire .

Suite à cet accord, la marque semi-figurative a été déposée aux Etats-Unis puis dans de nombreux pays à travers le monde.

3. La troisième étape : le logo  (2011)

Retour aux Etats-Unis où GOOGLE a déposé, le 19 avril 2011, une marque figurative sur le nouveau logo de sa messagerie représentant une enveloppe formant un M.

Deux éléments sont intéressants dans ces dépôts :

• Le libellé est à nouveau très limité : « Electronic mail services for data and voice; instant messaging services; provision of video conferencing services [; text messaging services]” (classe 38)
• Le logo n’est pas déposé avec le M en couleur rouge (tel qu’exploité) mais en noir et blanc. Ce choix permet à GOOGLE d’obtenir un champ de protection plus large du logo, indépendamment de la couleur du M.

La marque a ensuite été étendue dans de nombreux pays, soit par des dépôts nationaux directs, soit par le biais du dépôt international n° 1064622. GOOGLE n’a rencontré aucun problème majeur pour ce dépôt qui a été enregistré en Union Européenne sans difficultés.

4. La quatrième étape : le nouveau logo (2020)

GOOGLE a déposé, le 5 octobre 2020, la demande de marque  aux Etats-Unis (https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=90234979&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch) pour des produits et services limités : « Downloadable computer software for providing electronic mail services » (classe 9) et « Electronic mail services » (classe 38). GOOGLE a donc attendu la veille du lancement de son logo pour déposer sa demande de marque.

La demande n’a à ce jour été étendue qu’en Argentine et au Chili, pays qui ne peuvent pas être désignés par un dépôt international.

Le lecteur non-spécialiste du droit des marques pourrait être surpris que le nouveau logo soit lancé en Europe sans y être protégé. Or, il n’y a rien d’étonnant puisque l’article 4 de la Convention d’Union de Paris permet à tout déposant de bénéficier d’un droit de priorité de six mois pour étendre sa marque à l’étranger en bénéficiant de la date initiale. GOOGLE dispose donc d’un délai jusqu’au 5 avril 2021 pour protéger son nouveau logo à l’étranger en bénéficiant de la date du 5 octobre 2020.

En conclusion, ce rapide historique des dépôts de GOOGLE concernant GMAIL permet de tirer certains enseignements :
 

• Lorsqu’un dépôt est envisagé dans de nombreux pays, il est extrêmement difficile d’éviter des droits antérieurs dans un ou plusieurs pays (ici, le dépôt antérieur en Allemagne a causé des problèmes à Google pendant des années)

• Le choix d’un signe semi-figuratif peut limiter les risques de conflit par rapport aux droits antérieurs (même si cela n’a pas réellement fonctionné pour GOOGLE avec le signe )

• Il n’est pas nécessaire d’avoir un libellé trop large lorsque le produit ou le service est spécifique. Ainsi, le dernier logo de GMAIL qui sera sans doute une des marques les plus connues très rapidement n’est protégé que pour les Downloadable computer software for providing electronic mail services » (classe 9) et « Electronic mail services » (classe 38).

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Le Cabinet JACQUET-DUVAL

Spécialisés en Droit social, les avocats du Cabinet JACQUET-DUVAL sont particulièrement actifs dans le conseil en ressources humaines et sont aussi experts en procédures contentieuses portées devant les juridictions du travail et de sécurité sociale.
Jérôme TASSI

Avocat au Barreau de Paris, associé du Cabinet ORIS Avocats et spécialiste en Propriété intellectuelle, Jérôme TASSI est le co-auteur d’un livre blanc Préparer le projet RGPD et intervient dans le cadre universitaire sur les questions de Big Data et de données personnelles.

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Ce DU a été créé cette année. Il adopte une perspective interdisciplinaire : il rassemble plusieurs disciplines représentées à Paris 2 (droit, sciences de gestion, sciences politiques, sciences économiques, etc.) et offre à des étudiants ou à des professionnels, une formation complémentaire centrée sur le numérique. Cette formation devient en effet indispensable pour faire face aux nouveaux enjeux posés par le numérique. Elle a été pensée pour répondre aux besoins exprimés par les acteurs professionnels du droit ainsi que par les étudiants.
 

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Les anciennes formalités auprès de la CNIL vont largement disparaître. En contrepartie, les obligations et la responsabilité des organismes seront considérablement renforcées. Ils devront en effet assurer une protection optimale des données à chaque instant et être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité.

Ces obligations sont identiques pour les grands groupes et les TPE/PME. L’anticipation de l’entrée en vigueur du RGPD nécessite la mise en place d’un projet car il est nécessaire d’avoir à la fois une très bonne connaissance de l’organisme et des compétences juridiques et techniques.

Jérôme TASSI (ORIS AVOCATS) et Alban CAOUREN (INOTYKO) publient un livre blanc pour apporter leur expertise aux organismes en vue de mettre en œuvre le RGPD.

Pour recevoir ce livre blanc, vous pouvez envoyer un email à j.tassi@orisavocats.com ou remplir le formulaire de contact d’INOTYKO.

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